Verificato il 27 settembre 2026 · Fonti
Il marchio registrato in Italia o nell'Unione europea non dà diritti esclusivi negli Stati Uniti. Chi esporta o vuole vendere online a clienti americani deve pensare alla registrazione federale presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO), possibilmente prima che il prodotto arrivi sul mercato. La legge americana sui marchi, il Lanham Act, offre alle imprese straniere strade dedicate che permettono di partire dal marchio già registrato in patria, ma impone regole proprie: un avvocato americano, l'uso effettivo del marchio e scadenze che non ammettono distrazioni.
Che cosa dà la registrazione federale
- Una prova a favore del titolare Il certificato di registrazione nel registro principale è prova prima facie della validità del marchio, della titolarità e del diritto esclusivo di usarlo per i prodotti e i servizi indicati (15 U.S.C. § 1057(b)).
- Una priorità nazionale dalla data della domanda Se il marchio viene registrato, il deposito della domanda vale come uso, con priorità su tutto il territorio nazionale, nei confronti di chiunque non avesse già usato o depositato il marchio prima (§ 1057(c)).
- L'incontestabilità Dopo cinque anni consecutivi di uso successivi alla registrazione, con un'apposita dichiarazione, il diritto di usare il marchio diventa incontestabile, salvo le eccezioni di legge (§ 1065).
Le basi della domanda
Ogni domanda deve indicare una base. Per un'azienda italiana le possibilità sono cinque.
| Base | Presupposto | Norma |
|---|---|---|
| Uso nel commercio | Il marchio è già usato nel commercio americano; servono esemplari dell'uso | § 1051(a) |
| Intento d'uso | Intenzione seria di usarlo; dopo l'avviso di ammissione si prova l'uso entro sei mesi; la prima proroga di sei mesi si ottiene su richiesta, le successive per giusta causa, fino a un massimo di ventiquattro mesi di proroghe oltre la prima | § 1051(b) e (d) |
| Priorità estera | Domanda depositata entro sei mesi dalla prima domanda presentata all'estero, ad esempio in Italia: vale come depositata in quella data | § 1126(d) |
| Registrazione estera | Marchio registrato nel Paese d'origine; copia della registrazione; intenzione di usarlo, ma nessun uso prima della registrazione | § 1126(e) |
| Protocollo di Madrid | Estensione agli Stati Uniti di una registrazione internazionale, con dichiarazione giurata di intenzione d'uso | § 1141f |
Tutte le strade diverse dall'uso richiedono una dichiarazione di bona fide intention, cioè di intenzione seria di usare il marchio nel commercio americano. La priorità estera non pregiudica i diritti acquisiti da terzi prima del primo deposito all'estero (§ 1126(d)).
Protocollo di Madrid o domanda diretta
Il Protocollo di Madrid è in vigore per l'Italia dal 17 aprile 2000, per gli Stati Uniti dal 2 novembre 2003 e per l'Unione europea dal 1° ottobre 2004. L'azienda che ha già una domanda o una registrazione italiana o europea può quindi chiedere una registrazione internazionale e designare gli Stati Uniti; la domanda di estensione correttamente depositata vale come uso, se la protezione non viene rifiutata, dalla data della registrazione internazionale, da quella di iscrizione della designazione successiva o dalla data di priorità rivendicata, se anteriore (§ 1141f(b)).
Domanda diretta all'USPTO
Tassa di 350 dollari per classe per la domanda elettronica. Si aggiungono 100 dollari per classe se mancano informazioni richieste e 200 dollari per classe se i prodotti o servizi sono descritti in testo libero invece che con il manuale di identificazione dell'USPTO, più 200 dollari per ogni ulteriore blocco di mille caratteri.
Designazione via Madrid
Tassa USPTO di 600 dollari per classe, pagata tramite l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale insieme alle tasse internazionali. Il rinnovo della registrazione internazionale passa dall'OMPI, con una tassa per gli Stati Uniti di 325 dollari per classe.
La domanda diretta si prepara fin dall'inizio secondo le regole americane, ad esempio nella descrizione dei prodotti; la via di Madrid centralizza depositi e rinnovi in più Paesi. La scelta dipende soprattutto da quanti mercati interessano oltre agli Stati Uniti.
L'avvocato americano è obbligatorio
Chi ha il domicilio fuori dagli Stati Uniti, che sia richiedente, titolare o parte di un procedimento, deve essere rappresentato davanti all'USPTO da un avvocato abilitato negli Stati Uniti; l'Ufficio non può aiutare a sceglierlo (37 C.F.R. § 2.11(a)). L'obbligo accompagna l'azienda italiana davanti all'USPTO in tutte le fasi: deposito diretto, risposte ai rilievi dell'esaminatore, dichiarazioni di mantenimento.
Dopo la registrazione: uso, dichiarazioni e rinnovi
La registrazione dura dieci anni, ma viene cancellata se il titolare non deposita le dichiarazioni di uso nei termini (15 U.S.C. § 1058). La dichiarazione deve attestare che il marchio è usato nel commercio per i prodotti e servizi registrati, con esemplari dell'uso attuale, oppure giustificare il mancato uso con circostanze speciali che escludono l'intenzione di abbandonarlo.
| Adempimento | Quando | Tassa USPTO |
|---|---|---|
| Dichiarazione di uso (sezione 8) | Nell'anno che precede il sesto anniversario della registrazione e poi nell'anno che precede ogni decennio; sei mesi di tolleranza con sovrattassa | 325 dollari per classe (100 in più nel periodo di tolleranza) |
| Rinnovo (sezione 9) | Nell'anno che precede la scadenza di ogni decennio o nei sei mesi successivi con sovrattassa | 325 dollari per classe; 650 insieme alla dichiarazione di uso |
| Dichiarazione di uso per le estensioni Madrid (sezione 71) | Stesse finestre, calcolate dal certificato di estensione della protezione | 325 dollari per classe |
Per le registrazioni ottenute tramite Madrid la dichiarazione di uso si deposita comunque all'USPTO (§ 1141k), mentre il rinnovo segue la registrazione internazionale. La dichiarazione deve indicare i prodotti e servizi per cui il marchio è usato; quelli non usati vanno giustificati o eliminati, e conviene farlo prima: cancellarli prima di depositare la dichiarazione è gratuito, dopo il deposito e prima dell'accettazione costa 250 dollari per classe.
Se il marchio è già stato depositato da altri
Una domanda altrui pubblicata dall'USPTO si può contrastare con un'opposizione davanti al Trademark Trial and Appeal Board entro 30 giorni dalla pubblicazione, termine prorogabile di altri 30 su richiesta e poi per giusta causa (15 U.S.C. § 1063). Contro un marchio già registrato si può chiedere la cancellazione: per qualsiasi motivo previsto dalla legge entro cinque anni dalla registrazione; in ogni momento se il marchio è diventato generico, è stato abbandonato o la registrazione è stata ottenuta con frode; e, trascorsi tre anni dalla registrazione, se il marchio non è mai stato usato nel commercio per alcuni o tutti i prodotti e servizi registrati (§ 1064). Opposizione e istanza di cancellazione costano ciascuna 600 dollari per classe.
Domande frequenti
Ho già il marchio dell'Unione europea: mi protegge negli Stati Uniti?
No, ma può essere la base per estendere la protezione agli Stati Uniti tramite il Protocollo di Madrid. Anche il marchio italiano può fondare la domanda americana: per rivendicare la priorità, se non sono passati sei mesi dal deposito, o come registrazione estera.
Devo già vendere negli Stati Uniti per depositare?
No: con le basi dell'intento d'uso, della priorità o registrazione estera e di Madrid si deposita senza uso. L'uso serve per completare la domanda fondata sull'intento d'uso e, per tutti, per le dichiarazioni tra il quinto e il sesto anno.
Posso depositare da solo, senza avvocato?
No, se l'azienda ha il domicilio fuori dagli Stati Uniti: la rappresentanza da parte di un avvocato abilitato negli USA è obbligatoria.
Quanto costa depositare?
Le tasse USPTO partono da 350 dollari per classe con la domanda diretta e 600 dollari per classe con la designazione via Madrid, a cui si aggiungono le eventuali sovrattasse, le tasse internazionali per Madrid e l'onorario dell'avvocato.
Fonti
- Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051(a), (b) e (d), 1057(b) e (c), 1058, 1059, 1063, 1064, 1065, 1126(d) ed (e), 1141f e 1141k
- 37 C.F.R. § 2.11(a)
- USPTO, USPTO fee schedule, in vigore dal 19 gennaio 2025, ultima revisione 14 agosto 2026 (tasse marchi, 37 C.F.R. §§ 2.6 e 7.6)
- OMPI (WIPO), stato delle adesioni al Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi
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